Das LG München I hat sich in einem Rechtsstreit um das „M-Logo“ von BMW, das als Marke geschützt ist, mit den Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke befasst und u.a. festgestellt, dass die Benutzung einer Marke für das Segment Sportautos als Benutzung des Oberbegriffs „Fahrzeuge“ gilt (LG München I, Endurteil v. 16.03.2021 – 33 O 887/20).
Die Anforderungen der Rechtsprechung an die rechtserhaltende Benutzung
Jede Marke wird für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen, wiederum unterteilt in 45 Klassen, eingetragen. Danach bestimmt sich ihr Schutzumfang. Nach § 26 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke für die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt werden, anderenfalls ist sie löschungsreif.
Gegenstand des dem Urteil des LG München I zugrundeliegenden Sachverhalts war die Frage, ob die Benutzung einer Marke für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung als Benutzung nur für diese Einzelware bzw. -leistung oder auch für weitere Waren bzw. Dienstleistungen, insbesondere für im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltene Oberbegriffe gilt. Nach der Rechtsprechung des BGH sind neben der konkret benutzten Ware und/oder Dienstleistung lediglich solche Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, die dem gleichen Waren- bzw. Dienstleistungsbereich zugerechnet werden. Bei sehr weiten, breit gefächerten und verschiedene selbständige Untergruppen umfassenden Oberbegriffen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis müssen innerhalb des Oberbegriffs Untergruppen festgestellt werden, für die eine Anerkennung der Benutzung angemessen und gerechtfertigt erscheint.
Der Fall
Das „M-Logo“ von BMW ist als deutsche Wort-/Bildmarke „M“ (DE 2025560) u.a. für Waren der Klassen 9 und 14 und Dienstleistungen der Klassen 41, 44 und 45 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Es wurde die Löschung dieser Marke wegen Nichtbenutzung beantragt.
In dem Löschungsverfahren ist der Beklagten der Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung der deutschen Wort-/Bildmarke „M“ in Bezug auf „Motoren, soweit in Klasse 7 enthalten“ und für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41, 44 und 45 (u.a. „Ausrichtung von Sportveranstaltungen, Beratung von Sportveranstaltungsteilnehmern, Fahrunterricht, Sportunterricht“) sowie den Waren „Juwelierwaren, Schmuckwaren“ der Klasse 14 mit Ausnahme von „Schlüsselanhängern, Pins (Anstecker), Armbänder“ nicht gelungen. Das Gericht stellt fest, dass die Beklagte für die Waren „Motoren“ überhaupt keine Nachweise und für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 41, 44 und 45 keine tauglichen Benutzungen etwa auf Rechnungen, Visitenkarten, Preislisten etc. vorgelegt habe. Die vorgelegten Benutzungsnachweise rechtfertigten zudem nicht die Annahme eines Rechtserhalts für den weiten Oberbegriff „Juwelierwaren“ in Klasse 14. Die deutsche Wort-/Bildmarke „M“ wurde daher insoweit für verfallen erklärt.
Der Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung des Zeichens „M“ gelang der Beklagten lediglich für Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Fahrzeugteile“ und der Klasse 25 „Bekleidungsstücke“ und für Dienstleistungen der Klasse 37 (u.a. „Reparatur von Fahrzeugen“).
Das Gericht stellt u.a. fest, dass eine Benutzung der Marke für Sportwagen als Benutzung des Oberbegriffs „Fahrzeuge“ (Klasse 12) gilt. Allein die Tatsache, dass es sich bei den Fahrzeugen um Sportwagen oder besonders sportliche Fahrzeuge handelt, reicht nicht aus, um sie als selbständige Untergruppe von Fahrzeugen einzustufen (so zuvor EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 48 – Ferrari-DU [testarossa], siehe dazu auch unser Blog-Beitrag unter https://blog.zirngibl.de/der-vertrieb-von-gebrauchter-ware-ist-eine-ernsthafte-benutzung-einer-marke-die-beweislast-fuer-die-ernsthafte-benutzung-traegt-der-markeninhaber/). Gleiches gilt für den Oberbegriff „Bekleidung“, da zwischen Ober- und Unterbekleidung ein übereinstimmender Verwendungszweck vorliegt und kein kohärente Untergruppe gebildet werden kann.
In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 14 stellt das Gericht allerdings fest, dass die Bildung einer diese Waren umfassenden Untergruppe nicht möglich ist, sodass im Register allein die Waren verbleiben können, für die tatsächlich eine Markennutzung erfolgt ist.
Praxistipp
Markeninhaber sollten – spätestens nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist – sorgfältig prüfen, ob sie ihre Marke rechtserhaltend für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzen. Die Art und Weise wie auch der Umfang und der Zeitraum der Benutzung einer Marke sollten zudem nachhaltig dokumentiert werden, um so in einem Rechtsstreit den Nachweis einer „ernsthaften Benutzung“ führen zu können.
Rechtsanwältin
